SK이노-LG에너지, 美 ITC 판결 앞두고 또 '충돌'

"PTAB, 정책 변화로 특허무효심판 기각한 것" vs "SK 소송 전략에 큰 타격"

SK이노베이션과 LG에너지솔루션이 전기차배터리 영업비밀 침해소송의 최종판결을 한 달 앞두고 또다시 충돌했다. SK가 미국에서 LG를 상대로 제기한 배터리 특허 무효소송이 최근 기각된 점을 두고 양사의 해석이 첨예하게 엇갈린다.

LG에너지솔루션은 미국 특허청의 이번 결정으로 SK의 특허소송 전략에 큰 타격이 있을 것이라고 강조했다. SK이노베이션은 일련의 정책 변화에 따라 일부 소송 절차가 중단된 것일 뿐이라며, LG가 이를 자사에 유리한 판단인 것처럼 여론 몰이에 나섰다고 맞대응했다.

외신과 업계에 따르면 미국특허청 특허심판원(PTAB)은 지난 12일(현지시간) SK이노베이션이 제기한 SRS·양극재 특허 관련 특허무효심판(IPR) 8건에 대한 조사 개시를 거절했다.

반면, LG에너지솔루션이 SK이노베이션을 상대로 PTAB에 제기한 배터리 모듈 관련 IPR 1건은 지난해 9월 30일 조사 개시가 결정돼 현재 진행 중인 것으로 알려졌다.

LG에너지솔루션(왼쪽)과 SK이노베이션(오른쪽)의 전기자동차 배터리 제품. 사진=각 사

LG에너지솔루션은 전일(14일) 이같은 내용을 담은 참고자료를 배포했다. 그러면서 LG 측은 "조사개시결정에 대한 항소는 불가능하다"며 "SK이노베이션이 당사 특허의 유효성에 대한 다툼을 시작조차 해보지 못하는 상황에 처한 것"이라고 주장했다.

이어 "업계 전문가들은 'SK이노베이션이 미국 국제무역위원회(ITC)보다 PTAB에서의 특허무효율이 더 높기 때문에 PTAB에 IPR을 대거 신청했고, 이번 조사개시 거절결정으로 특허소송 전략에 큰 타격을 입을 것'으로 보고 있다"고 말했다.

이에 대해 SK이노베이션은 15일 "LG에너지솔루션은 결정의 본질적 내용을 왜곡하면서 아전인수식으로 여론을 호도하고 있다"고 반박했다.

SK이노베이션은 "PTAB는 절차적인 이유로 특허무효심판 조사개시 요청을 각하하면서도, 본질 쟁점에 대해 LG 특허의 무효 가능성을 언급했다"며 "특히, 이번 판결은 (양사가) ITC에서 진행중인 특허소송과는 별개인 사안으로, ITC 소송 절차에서 LG의 특허가 무효임을 다투는 절차는 예정대로 진행되고 있다"고 강조했다.

PTAB의 특허무효소송 기각 결정문 중 일부 내용. PTAB는 '신청인(SK이노베이션)은 특허무효에 관한 강한 근거를 제시했다'고 언급했다. 자료=SK이노베이션

SK 측 주장의 근거는 크게 세 가지다. ▲PTAB가 ITC에 계류 중인 특허 소송에 대한 무효심판을 모두 각하해온 점 ▲PTAB가 당사가 제기한 특허 무효에 주장 일부에 대해 '신빙성이 있다(Some strength to the merits)'고 표현한 점 ▲반대로 LG가 제기한 특허무효소송은 ITC가 아닌 연방법원에서 진행되는 것으로, 단순히 조사가 시작된 것에 불과하다는 점 등이다.

SK이노베이션은 "PTAB가 특허 쟁점 8개에 대한 특허무효심판을 각하한 것은 소송에 대한 문제가 아닌 정책에 따른 것"이라고 설명했다.

또 "오히려 PTAB은 위 이유로 IPR을 각하하면서 '특허의 무효성과 관련해 SKI가 제기한 8건 중 6건에 대해 SKI가 합리적인 무효가능성을 제시했다'고 판단했다"며 "특히, 특정 '517 특허'에 대해선 '강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)'를 제시하기도 했다"고 말했다.

PTAB의 특허무효소송 기각 결정문 중 일부 발췌. 877 특허와 관련해 '신청인(SK이노)이 문서화된 자료에 근거한 합리적인 주장을 제기했다. 따라서 신청인의 특허무효 주장에 강한 신빙성이 있다'고 서술돼있다. 자료=SK이노베이션

SK이노베이션은 "이는 PTAB가 절차적 이유로 사건을 각하하면서도 ITC에게 특허 무효성에 대한 PTAB의 시각을 제공한 것"이라며 "당사는 이 같은 PTAB 시각을 참고해 ITC 절차에서 LG와 특허무효를 다퉈갈 계획"이라고 덧붙였다.

LG에너지솔루션도 이날 SK이노베이션의 주장을 재반박했다. LG 측은 '중복 청구를 이유로 무효신청을 각하하는 결정이 시작됐다'는 SK 측 주장에 대해 "왜 비용까지 들여가며 8건을 신청한 것인지에 대한 해명은 없다"며 "가장 효율적으로 무효 판단을 받을 수 있는 PTAB(미국 특허심판원)에서의 신청이 모두 각하되어 기회를 상실한 것은 명백한 사실"이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 "소송을 통해 시시비비를 명확히 가리고, 결과에 책임지는 모습을 보이는 것이 지금 양사가 할 도리"라면서 "당사는 2만7천여 건의 배터리 특허를 비롯한 지식재산권을 침해하는 어떠한 행위에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 양사의 특허소송과 별개로 진행되는 미국 국제무역위원회(ITC)의 배터리 영업비밀 침해소송 최종 판결은 다음달 10일(현지시간)로 예정됐다.